c. Ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk reputatie

Als je een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven dan is dat merkinbreuk ‘onder c.’ (we bedoelen dan artikel 2.20, sub c BVIE). Als extra eisen gelden daarbij wel dat het merk bekend is binnen het Benelux-gebied en dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De vragen wat een ‘bekend merk’ is, wat een geldige reden oplevert en wat ‘ongerechtvaardigd voordeel’ zijn inmiddels verregaand door het Europese Hof van Justitie in tal van uitspraken beantwoord.

Identiek of overeenstemmend teken voor niet soortgelijke producten

• Het inbreukcriterium onder c. is verwateringsgevaar, ook wel imagoschade genoemd.
• Een ‘geldige reden’ levert een goed verweer op ten aanzien van gebruik van het merk van een ander onder 1c.
• De inbreukmaker moet ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Voor een inbreuk onder c moet er dus sprake zijn bekend merk (in de Benelux, of in de EU) tegenover een overeenstemmend teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. Het overeenstemmende teken mag door het gebruik geen ongerechtvaardigd voordeel trekken, afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen (verwatering) of de reputatie van het (bekende) merk. Althans: niet zonder geldige reden. En onder dat laatste valt van alles. Een beroep op een geldige reden kan bijvoorbeeld worden gedaan indien je het merk van een ander gebruikt, omdat je onderdelen of accessoires van het merkproduct maakt of verhandelt (CITROËN-service, FIAT-ruilmotoren, SAAB-dealer).